本文将以专利审查与授权、专利实施与运用、专利保护几个方面进行划分，对相关条款的修改进行梳理和解读。（作者：王傲寒 黄丽君  北京市环球律师事务所）


2023年11月3日，国务院总理主持召开国务院常务会议，审议通过《中华人民共和国专利法实施细则（修正草案）》， 2023年12月11日国务院第769号令公布《国务院关于修改〈中华人民共和国专利法实施细则〉的决定》。


专利法实施细则距离上一次修订已经过去14年，专利法自2020年10月17日通过的《中华人民共和国专利法》第四次修正而全面修改后，专利法实施细则进行适应性修改以顺应法律改革和社会发展令知识产权从业者翘首以待。



此次修改涉及包括审查原则、审查制度、专利实施与运用、专利权保护等多个方面的多个条款。本文将以专利审查与授权、专利实施与运用、专利保护几个方面进行划分，对相关条款的修改进行梳理和解读。


一、专利申请、审查与授权



1、 诚实信用原则的细化为“打击非正常申请”提供法律依据



细则新增第11条规定：



“申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假。”



在与初审相关的第50条中增加了：



“（一）发明专利申请是否明显属于……本细则第十一条……的规定……；



（二）实用新型专利申请是否明显属于……本细则第十一条的规定……；



（三）外观设计专利申请是否明显属于……本细则第十一条……的规定……。”



在规定了实审驳回情形的第59条中增加了：



“（二）申请不符合……本细则第十一条……规定的；”



在规定了无效理由的第69条第2款中增加了：



“前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合……本细则第十一条……规定的情形……。”



第100条：



“申请人或者专利权人违反本细则第十一条、第八十八条规定的，由县级以上负责专利执法的部门予以警告，可以处10万元以下的罚款。”



解读



此条是针对2020年修改的专利法第20条第1款规定的诚实信用原则的细化。在此基础上，新细则对于初审、实审和无效阶段的规定也同步进行了调整，结合国家局近年来打击非正常申请的举措，可以认为这一调整为“打击非正常申请”提供了法律依据。



2、 明确延迟审查请求



新细则第56条规定：



“国务院专利行政部门依照专利法第三十五条第二款的规定对专利申请自行进行审查时，应当通知申请人。申请人可以对专利申请提出延迟审查请求。”



解读



2019年修订的审查指南中首次增加了“延迟审查”情形，2023年8月30日，国家知识产权局发布《发明专利申请延迟审查办理指南》对延迟审查的办理方法作出了进一步的指导，然而在专利法中始终未对延迟审查作出规定。此次细则修改从立法上首次确认了延迟审查制度，确保了指南等相关规章制度的法律依据。



3、 实用新型审查标准进一步提高



新细则第50条将涉及专利法第22条的实用新型专利审查范围由原来的“二十二条第二款、第四款”扩大为：



“（二）实用新型专利申请……是否明显不符合专利法……、第二十二条、……的规定……”



也即明确增加了专利法第22条第3款创造性的审查依据。



解读



自2021年《审查指南》征求意见稿中提出对实用新型专利进行明显创造性审查后，国家知识产权局便开始推动实用新型审查制度改革，引入明显创造性审查，然而在很长一段时间内，法律法规均未对实用新型专利创造性审查范围做出规定。此次新细则修改，明确将专利法第22条完整纳入实用新型专利的审查范围，使实用新型专利的创造性审查有了法律依据。



此举将对中国的实用新型专利申请制度产生较大影响，从长期看，此举将可能使发明和实用新型的审查标准趋于同质化。



4、 优先权制度配套规则进一步完善



1） 关于外观设计专利享有本国优先权



新细则第35条：



“……发明或者实用新型专利申请人要求本国优先权，在先申请是发明专利申请的，可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请；在先申请是实用新型专利申请的，可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。外观设计专利申请人要求本国优先权，在先申请是发明或者实用新型专利申请的，可以就附图显示的设计提出相同主题的外观设计专利申请；在先申请是外观设计专利申请的，可以就相同主题提出外观设计专利申请。……



申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回，但外观设计专利申请人要求以发明或者实用新型专利申请作为本国优先权基础的除外。”



解读



2020年专利法增加了外观设计专利的本国优先权，修改后的细则完善了外观设计本国优先权的配套规则，而且增加了外观设计以发明或者实用新型作为本国优先权基础时，在先申请视为撤回的例外情形。这主要是考虑到外观设计申请并不会导致发明或者实用新型不符合专利法第9条关于相同的发明创造的规定，而且也符合社会公众的客观需求。



2）新增恢复、增加或修改优先权的规定



细则新增第36条规定：



“申请人超出专利法第二十九条规定的期限，向国务院专利行政部门就相同主题提出发明或者实用新型专利申请，有正当理由的，可以在期限届满之日起2个月内请求恢复优先权。”



细则新增第128条：



“国际申请的申请日在优先权期限届满之后2个月内，在国际阶段受理局已经批准恢复优先权的，视为已经依照本细则第三十六条的规定提出了恢复优先权请求；在国际阶段申请人未请求恢复优先权，或者提出了恢复优先权请求但受理局未批准，申请人有正当理由的，可以自进入日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复优先权。”



细则新增第37条规定：



“发明或者实用新型专利申请人要求了优先权的，可以自优先权日起16个月内或者自申请日起4个月内，请求在请求书中增加或者改正优先权要求。”



解读



该条款为申请人提供了程序上的弹性和便利性。



5、 增加外观设计国际申请与国内程序的衔接制度



细则新增了第十二章关于外观设计国际申请的特别规定，其中新增第136条至第144条：



第136条 国务院专利行政部门根据专利法第十九条第二款、第三款规定，处理按照工业品外观设计国际注册海牙协定（1999年文本）（以下简称海牙协定）提出的外观设计国际注册申请。



国务院专利行政部门处理按照海牙协定提出并指定中国的外观设计国际注册申请（简称外观设计国际申请）的条件和程序适用本章的规定；本章没有规定的，适用专利法及本细则其他各章的有关规定。



第137条 按照海牙协定已确定国际注册日并指定中国的外观设计国际申请，视为向国务院专利行政部门提出的外观设计专利申请，该国际注册日视为专利法第二十八条所称的申请日。



第138条 国际局公布外观设计国际申请后，国务院专利行政部门对外观设计国际申请进行审查，并将审查结果通知国际局。



第139条 国际局公布的外观设计国际申请中包括一项或者多项优先权的，视为已经依照专利法第三十条的规定提出了书面声明。



外观设计国际申请的申请人要求优先权的，应当自外观设计国际申请公布之日起3个月内提交在先申请文件副本。



第140条 外观设计国际申请涉及的外观设计有专利法第二十四条第（二）项或者第（三）项所列情形的，应当在提出外观设计国际申请时声明，并自外观设计国际申请公布之日起2个月内提交本细则第三十三条第三款规定的有关证明文件。



第141条 一件外观设计国际申请包括两项以上外观设计的，申请人可以自外观设计国际申请公布之日起2个月内，向国务院专利行政部门提出分案申请，并缴纳费用。



第142条 国际局公布的外观设计国际申请中包括含设计要点的说明书的，视为已经依照本细则第三十一条的规定提交了简要说明。



第143条 外观设计国际申请经国务院专利行政部门审查后没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出给予保护的决定，通知国际局。



国务院专利行政部门作出给予保护的决定后，予以公告，该外观设计专利权自公告之日起生效。



第144条 已在国际局办理权利变更手续的，申请人应当向国务院专利行政部门提供有关证明材料。



解读





该些条款是为了中国加入《工业品外观设计国际注册海牙协定》而新增的配套性、适应性制度，从而在操作层面满足海牙协定的需要，同时也为了满足外观设计国际申请与国内程序进行衔接的需求。



6、 扩大了不丧失新颖性情形中学术会议或者技术会议的范围



细则第33条中对不丧失新颖性情形中扩大了学术会议或者技术会议的范围：



“……专利法第二十四条第（三）项所称学术会议或者技术会议，是指国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议，以及国务院有关主管部门认可的由国际组织召开的学术会议或者技术会议。……。”



解读





之前关于不丧失新颖性的情形中只规定了全国性学术会议或者技术会议，此次修订增加了国际组织召开的学术或技术会议，顺应社会发展和技术交流趋势。



7、 期限和日期的规定更加明确



细则第4条新增：



“……



国务院专利行政部门以电子形式送达的各种文件，以进入当事人认可的电子系统的日期为送达日。”



细则第5条规定：



“专利法和本细则规定的各种期限的开始的当日不计算在期限内，自下一日开始计算。期限以年或者月计算的，以其最后一月的相应日为期限届满日；该月无相应日的，以该月最后一日为期限届满日；期限届满日是法定休假日的，以休假日后的第一个工作日为期限届满日。”



解读



电子送达的文件取消了15日邮路时间，在计算相关期限的时候需要特别注意，以免延误时限而造成权利丧失。





二、专利实施与运用



1、 药品专利补偿期制度落地



细则在新增的第五章中确定了专利权期限补偿制度：



第77条 依照专利法第四十二条第二款的规定请求给予专利权期限补偿的，专利权人应当自公告授予专利权之日起3个月内向国务院专利行政部门提出。



第78条 依照专利法第四十二条第二款的规定给予专利权期限补偿的，补偿期限按照发明专利在授权过程中不合理延迟的实际天数计算。



前款所称发明专利在授权过程中不合理延迟的实际天数，是指自发明专利申请日起满4年且自实质审查请求之日起满3年之日至公告授予专利权之日的间隔天数，减去合理延迟的天数和由申请人引起的不合理延迟的天数。



下列情形属于合理延迟：



（一）依照本细则第六十六条的规定修改专利申请文件后被授予专利权的，因复审程序引起的延迟；



（二）因本细则第一百零三条、第一百零四条规定情形引起的延迟；



（三）其他合理情形引起的延迟。



同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，依照本细则第四十七条第四款的规定取得发明专利权的，该发明专利权的期限不适用专利法第四十二条第二款的规定。



第79条 专利法第四十二条第二款规定的由申请人引起的不合理延迟包括以下情形：



（一）未在指定期限内答复国务院专利行政部门发出的通知；



（二）申请延迟审查；



（三）因本细则第四十五条规定情形引起的延迟；



（四）其他由申请人引起的不合理延迟。



第80条 专利法第四十二条第三款所称新药相关发明专利是指符合规定的新药产品专利、制备方法专利、医药用途专利。



第81条 依照专利法第四十二条第三款的规定请求给予新药相关发明专利权期限补偿的，应当符合下列要求，自该新药在中国获得上市许可之日起3个月内向国务院专利行政部门提出：



（一）该新药同时存在多项专利的，专利权人只能请求对其中一项专利给予专利权期限补偿；



（二）一项专利同时涉及多个新药的，只能对一个新药就该专利提出专利权期限补偿请求；



（三）该专利在有效期内，且尚未获得过新药相关发明专利权期限补偿。



第82条 依照专利法第四十二条第三款的规定给予专利权期限补偿的，补偿期限按照该专利申请日至该新药在中国获得上市许可之日的间隔天数减去5年，在符合专利法第四十二条第三款规定的基础上确定。



第83条 新药相关发明专利在专利权期限补偿期间，该专利的保护范围限于该新药及其经批准的适应症相关技术方案；在保护范围内，专利权人享有的权利和承担的义务与专利权期限补偿前相同。



第84条 国务院专利行政部门对依照专利法第四十二条第二款、第三款的规定提出的专利权期限补偿请求进行审查后，认为符合补偿条件的，作出给予期限补偿的决定，并予以登记和公告；不符合补偿条件的，作出不予期限补偿的决定，并通知提出请求的专利权人。



解读



新细则对于药品专利补偿期的范围、申请方法、补偿时间计算方式等作出了规定。



对于补偿期适用范围，结合新《审查指南》第五部分第九章的规定，药品专利补偿期适用范围包括“针对国务院药品监督管理部门批准上市的创新药和符合本章规定的改良型新药，对于其中药物活性物质的产品发明专利、制备方法发明专利或者医药用途发明专利”，其中对于改良型新药，限定为“（1）化学药品第 2.1 类中对已知活性成份成酯，或者对已知活性成份成盐的药品；（2）化学药品第 2.4 类，即含有已知活性成份的新适应症的药品；（3）预防用生物制品第 2.2 类中对疫苗菌毒种改进的疫苗；（4）治疗用生物制品第 2.2 类中增加新适应症的生物制品；（5）中药第 2.3 类，即增加功能主治的中药。”



对于申请方法，新《审查指南》进一步规定“利权人请求药品专利权期限补偿的，应当自药品在中国获得上市许可之日起三个月内向专利局提出请求，并且缴纳相应费用。对于获得附条件上市许可的药品，应当自在中国获得正式上市许可之日起三个月内向专利局提出请求，但补偿期限的计算以获得附条件上市许可之日为准。”需提交的证明材料包括：“（1）专利权人与药品上市许可持有人不一致的，应当提交药品上市许可持有人的书面同意书等材料；（2）用于确定药品专利权期限补偿期间专利保护范围的相关技术资料，例如请求对制备方法专利进行期限补偿的，应当提交国务院药品监督管理部门核准的药品生产工艺资料；（3）专利局要求的其他证明材料。请求人应当在请求中说明药品名称、药品注册分类、批准的适应症和请求给予期限补偿的专利号，指定与获得上市许可新药相关的权利要求，结合证明材料具体说明指定权利要求包括了新药相关技术方案的理由以及请求补偿期限的计算依据，并明确药品专利权期限补偿期间保护的技术方案。”



对于补偿期的计算，细则中已经作出详尽规定，此处不再赘述。



《审查指南》中还对补偿期的审查做出了相应的规定：“经审查后认为药品专利权期限 补偿请求不符合期限补偿条件的，专利局应当给予请求人至少一次陈述意见和/或补正文件的机会。……经审查认为应当给予药品专利权期限补偿的，如果专利权人已经提出专利权期限补偿请求但专利局尚未作出审批决定，审查员应当等待专利权期限补偿请求的审批决定作出以后，再确定给予药品专利权期限补偿的时间；如果专利权人尚未提出专利权期限补偿请求，且其自专利授权公告之日起三个月期限尚未届满，审查员应当等待专利权期限补偿请求的时限届满以后，再确定给予药品专利权期限补偿的时间，但专利权人明确表示放弃提出专利权期限补偿请求的除外。经审查后认为药品专利权期限补偿请求符合期限补偿条件的，专利局应当作出给予期限补偿的决定，告知期限补偿的天数”



2、 开放许可制度的细化



细则新增第六章第85至88条专利实施的特别许可部分细化了开放许可制度，其中第86条特别列出开放许可制度的排除情况：



第85条 专利权人自愿声明对其专利实行开放许可的，应当在公告授予专利权后提出。



开放许可声明应当写明以下事项：



（一）专利号；



（二）专利权人的姓名或者名称；



（三）专利许可使用费支付方式、标准；



（四）专利许可期限；



（五）其他需要明确的事项。



开放许可声明内容应当准确、清楚，不得出现商业性宣传用语。



第86条 专利权有下列情形之一的，专利权人不得对其实行开放许可：



（一）专利权处于独占或者排他许可有效期限内的；



（二）属于本细则第一百零三条、第一百零四条规定的中止情形的；



（三）没有按照规定缴纳年费的；



（四）专利权被质押，未经质权人同意的；



（五）其他妨碍专利权有效实施的情形。



第87条 通过开放许可达成专利实施许可的，专利权人或者被许可人应当凭能够证明达成许可的书面文件向国务院专利行政部门备案。



第88条 专利权人不得通过提供虚假材料、隐瞒事实等手段，作出开放许可声明或者在开放许可实施期间获得专利年费减免。



第100条 申请人或者专利权人违反本细则第十一条、第八十八条规定的，由县级以上负责专利执法的部门予以警告，可以处10万元以下的罚款。



解读



2020年《专利法》中确立了开放许可制度，其中规定了开放许可的专利可获得年费减免，为防止权利人为获得减免而作出虚假的开放许可声明，修改后的细则中特别增加了第88条的规定，而且违反该条规定的还可处以10万以下的罚款。为了避免后续纠纷，存在权利负担的专利不得实施开放许可；对于通过开放许可达成专利实施许可的，应当许可文件进行备案。



3、 职务发明创造激励措施的改进



细则第92条规定：



“被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定专利法第十五条规定的奖励、报酬的方式和数额。鼓励被授予专利权的单位实行产权激励，采取股权、期权、分红等方式，使发明人或者设计人合理分享创新收益。 企业、事业单位给予发明人或者设计人的奖励、报酬，按照国家有关财务、会计制度的规定进行处理。”



细则第93条规定：



“被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十五条规定的奖励的方式和数额的，应当自公告授予专利权之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于4000元；一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1500元。由于发明人或者设计人的建议被其所属单位采纳而完成的发明创造，被授予专利权的单位应当从优发给奖金。”



细则第94条规定：



“被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十五条规定的报酬的方式和数额的，应当依照《中华人民共和国促进科技成果转化法》的规定，给予发明人或者设计人合理的报酬。”



解读



为顺应社会发展，进一步扩大了对职务发明创造的激励方式，对于发明人、涉及人的奖金也从原来的发明3000元、实用新型或者外观设计1000元的最低奖金标准增加为4000元和1500元。对于合理报酬的标准修改为与先行的《科技成果转化法》相适应，使之更有可操作性。



三、专利保护



1、 增加权利人维权手段



细则新增第95条规定：



“省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门以及专利管理工作量大又有实际处理能力的地级市、自治州、盟、地区和直辖市的区人民政府管理专利工作的部门，可以处理和调解专利纠纷。”



细则新增第96条规定：



“有下列情形之一的，属于专利法第七十条所称的在全国有重大影响的专利侵权纠纷：



（一）涉及重大公共利益的；



（二）对行业发展有重大影响的；



（三）跨省、自治区、直辖市区域的重大案件；



（四）国务院专利行政部门认为可能有重大影响的其他情形。



专利权人或者利害关系人请求国务院专利行政部门处理专利侵权纠纷，相关案件不属于在全国有重大影响的专利侵权纠纷的，国务院专利行政部门可以指定有管辖权的地方人民政府管理专利工作的部门处理。”



解读



该新增条款为地方人民政府管理专利工作的部门赋权，可以调处专利纠纷，甚至可以处理非重大专利侵权纠纷，这为多元解决专利纠纷提供了新的方式，但是具体操作方式还需各地方出台新的办理指南后才能予以确定。



2、 权属纠纷中止相关程序的新规定



细则第103条规定：



“当事人因专利申请权或者专利权的归属发生纠纷，已请求管理专利工作的部门调解或者向人民法院起诉的，可以请求国务院专利行政部门中止有关程序。



依照前款规定请求中止有关程序的，应当向国务院专利行政部门提交请求书，说明理由，并附具管理专利工作的部门或者人民法院的写明申请号或者专利号的有关受理文件副本。国务院专利行政部门认为当事人提出的中止理由明显不能成立的，可以不中止有关程序。



……。”



解读



该条款影响较大的是专利无效程序的中止。在实务中，由于之前的细则中并未规定可以不中止的情形，在某些案件中因权属纠纷而导致无效案件被终止一年甚至两年，专利有效性处于不确定状态，导致公众难以对相关专利权形成有效判断。此次修改增加了因中止理由明显不能成立而可以不中止的情形，可以在一定程度上防止中止条款被滥用。